搭全球农机巨头的便车，你想清楚了吗？

2020/9/4 11:43:49粮油市场报网收藏

导言：借助国家“一带一路”战略并响应农业机械企业“走出去”的号召，油脂加工设备、谷物磨粉业加工机器等农业机械2019年的出口金额已高达几十亿人民币，农机装备出口市场的重要性与日俱增。伴随着农机装备的“出海”，基于进口国法律体系、政策环境迥异，我国农机装备企业在此过程中屡屡“搁浅”甚至发生“触礁”事件，依笔者经验，这其中大部分并不涉及贸易保护主义，而是由于我国企业对相关国际公约、国际规则及进口国的法律制度、贸易习惯、政策环境的了解不充分而引发。联想到近期国内某商标代理机构恶意注册“几三及图”侵犯九三集团“九三及图”商标并被处罚一事，本文以农机巨头商标知识产权为例，提醒“出海”企业如何在国际市场上行稳致远地发展、如何维护农机装备企业甚至是中资企业在国际市场上的商誉及合法权益。

 

一、与商标相关的国际公约和国际规则

我国包括油脂加工机械在内的农业机械凭借性价比优势逐渐在东南亚国家、非洲国家以及乌兹别克斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家市场占有一席之地。在拓展市场、快速发展阶段，总不可避免会遇到全球农机巨头的品牌高地，若不多加注意甚至出于“搭便车”心态，可能引发重大法律风险。商标权是识别产品来源国、品质、美誉度等重要的权利凭证，商标权虽受地域范围的限制，但国际市场并非商标保护“域外之地”，甚至更强调对相关知识产权的保护。以下是关于商标权的国际保护：

（1）《保护工业产权巴黎公约》对商标权的保护

《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）是保护商标权、专利权的最主要的一项国际公约。目前《巴黎公约》缔约方总数已经达到177个国家，中国以及大多数与中国有贸易往来的国家都是《巴黎公约》缔约国。在包括商标权在内的工业产权保护方面，《巴黎公约》规定了国民待遇原则、优先权原则、独立性原则等，也对商标的使用和转让作出规定，同时对驰名商标给予特殊保护。

（2）马德里体系“一站式”商标国际注册

出口企业如何便捷且经济地在海外寻求商标保护？马德里国际商标体系使得商标申请人只需提交一份申请，缴纳一组费用，便可在马德里联盟成员国申请保护，即在最短时间内以最低成本在所需国家获得商标保护。

签订《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》加入马德里联盟的目前有包括我国在内的106个成员，覆盖122个国家，代表了全球贸易80%的发生地。随着国际贸易不断加深,跨国商标保护也成为各进出口行业的普遍议题,马德里国际商标的关注度和影响力愈发凸显，截至2019年底，马德里体系商标国际注册量已突破150万件。

（3）出口农机的商标保护策略

在“走出去”政策下我国农机装备走进更广阔的全球市场，获得良好口碑，品牌国际影响力不断增强。但企业对农机的品牌保护意识和布局尚不够强大，导致在国际市场上屡屡失去先机。出口农机企业既要重视商标侵权的重大法律后果隐患，又要避免自主品牌在海外被抢注，有条件的农机企业应尽早做好马德里商标国际布局，才能以品牌优势继续扩大在国际市场上的竞争力。

  

二、搭著名商标“便车”的重大法律风险

为了用“走捷径”的方式快速占领市场，一些农机企业在企业商标、产品包装、产品样式、企业名称等方面使用了与国内外市场上著名农机装备相同或类似的文字、图案或文字与图案相结合的标识等，引发普通消费者误解，本意是想“搭便车”。由于在成熟的市场经济国家对商标、商号、外观专利等知识产权保护的法律构架是完善的，该等侵权行为或将直接导致包括但不限于赔礼道歉、赔偿损失（含惩罚性赔偿）、强制解散境外企业、及或进一步承担刑事法律责任等。2015年在美国华盛顿西区联邦地区法院判决的迪尔公司诉被告赵某某、美国约翰迪尔石化工业集团公司案中，在美注册的一家中资企业就因侵犯全球农机巨头商标权而被解散公司法人资格，退出市场，声名狼藉。

（1）在美国侵犯知名企业商标被强令解散企业

原告基本情况：原告迪尔公司是全球领先的工程机械、农用机械和草坪机械设备的制造商，享有全球知名的“约翰迪尔(John Deere)”注册商标专用权，该商标是“John Deere”文字和“跳跃的鹿”标志图形组合，旗下多类产品均使用该商标。

被告基本情况：被告美国约翰迪尔石油化学工业集团是一家注册在美国华盛顿的华资公司，赵某某为该公司依法登记的法定代表人，该公司制造、销售各类农业机械及其配件，包括农机发动机油和润滑油等产品。被告公司发行广告册宣传销售十几种试图假冒为合法约翰迪尔产品的农机发动机油，还经营着域名为www.deersh.com的网站，网站上有“跳跃的鹿”标志图形并带有“John Deal Petrochemical”文字，网站上宣传销售几款带有“跳跃的鹿”logo的农机润滑油产品。被告公司非法使用“约翰迪尔(John Deere)”商标销售农机机油和润滑油，将假冒产品当作正品销售，并试图说服原告迪尔公司的客户，让他们以为带有合法商标的原告产品是假冒产品。

美国法院的生效判决：原告迪尔公司因此起诉美国约翰迪尔石油化学工业集团及其代表人赵某某，不要求金钱赔偿，而是要求宣告性救济和永久禁令（即永久性禁止被告以任何形式使用原告商标、标识和商号），并要求法院下令解散这家假冒的约翰迪尔公司。美国华盛顿西区联邦地区法院进行缺席判决，于2015年5月6日颁布第C14-1831RAJ号法庭命令，认定被告侵犯全球农机巨头迪尔公司的注册商标专用权并判决永久禁令以及解散被告公司法人资格。

显然，这样的“出海”是一个“出丑”的过程，美国农机企业选择的是永久强制解散侵权企业这样的诉讼请求，但这并不意味着放弃刑事指控的权利，这或许是当初“出海”企业始料未及的。

（2）侵权人恶意诉讼进一步遭致严重后果 

上述美国法院判例并非故事的最终结局，双方在中国国内还因外观设计专利互为诉讼。

侵权方的恶意诉讼：被告赵某某与约翰迪尔丹东公司的法定代表人在已经明知约翰迪尔中国公司在先销售的农机润滑油外包装造型（圆筒形外包装上显示有“跳跃的鹿”标识）的情况下，将与其造型基本一致的外包装抢先申请为自己的外观设计专利（专利号ZL201430181353.7）并获授权，且在外观设计专利的图样上使用了约翰迪尔中国公司关联公司的商标标识。然后，赵某某以其申请的ZL201430181353.7号外观设计专利针对约翰迪尔中国公司向中国法院提起专利侵权之诉，索赔三百多万元。

美国农机企业申请宣告专利无效：面对恶意索赔，约翰迪尔中国公司首先向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效宣告请求，由于在赵某某申请该外观设计专利之前，约翰迪尔中国公司就已在中国广告中展示了带有“跳跃的鹿”标识的圆筒形外包装的农机润滑油，因此经审查该外观设计专利被无效，失去索赔依据的赵某某也撤回了专利侵权案件的起诉。

美国公司在中国法院的反戈一击：事情并未就此结束，约翰迪尔中国公司向中国法院起诉，认为被告赵某某在明知涉案专利与现有设计基本一致、缺乏权利基础的情况下，仍提起专利侵权诉讼，意图使约翰迪尔中国公司受到财产或信誉上的损害，构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼，应赔偿约翰迪尔中国公司损失。

最终法院认定赵某某申请外观专利的行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为，又进一步在明知其请求缺乏正当理由的情况下提起专利诉讼，构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼，判决赔偿约翰迪尔中国公司经济损失十万元。

可见，侵权方用所谓申请在先的外观专利来试图延续侵权的目的，在中国法律体系内也是同样得不到保护的。

（3）农机装备企业对商标等知识产权的保护意识亟待加强

实务中，国内外第三方以侵害注册商标专用权、外观专利、不正当竞争等为由向国内农机企业提起侵权之诉的案例屡屡发生，许多案例往往伴随着巨额经济损失索赔。比如，2017年某全球知名农机制造公司就以商标侵权及不正当竞争起诉国内某农机制造商，诉请赔偿损失800万元，最终法院判侵权法赔偿280余万元；2018年德国某知名包装设备供应商以商标侵权起诉国内某包装机制造出口商，诉请赔偿损失500万元，最终法院判赔100万元。

可见，我国农机装备制造行业还需不断提升自主研发能力和品牌意识，企业在加强知识产权领域的风险管理以及对自身商标品牌的保护，进而开拓并巩固国际市场、提升国际竞争力方面，也还有很大空间。

 

三、中、美两国就商标侵权适用标准的差异提示

在涉外事务中，最忌讳的便是将国内思维带到国外。面对新环境却用老办法，遭遇的将不仅是吃亏更有风险。因此，对于不同环境下适用何种规则进行了解，往往十分必要。

（一）民事方面

美国：美国现行商标法是1946年颁布的《兰哈姆法》（The Lanham Act of 1946）（系《美国法典》第15编），该法规定，如果商标注册人权利受到侵害，且在民事起诉中侵权事实成立，原告有权向被告要求赔偿被告从侵权中所获利润、原告一切损失以及诉讼费用。法院将对利润和损失进行估算，故意使用仿冒商标的，应做出三倍损害赔偿的裁决；原告也有权放弃实际损害和收益赔偿而选择法定损害赔偿，故意仿冒商标的法定损害赔偿最高或将为100万美元，若实际损失超过100万美元不在此限。

中国：我国《商标法》自2014年5月1起将侵权法定赔偿额上限提至300万（此前上限为50万），并增加了惩罚性赔偿规定，而2019年11月1日施行的新《商标法》更是将法定赔偿额上限提至500万。

（二）刑事方面

美国：除了商标侵权的民事赔偿责任以外，美国对商标权的刑事保护制度更应引起重视。美国1984年的《商标假冒法案》（Trademark Counterfeiting Act of 1984）中规定了假冒商标罪，该条例规定，任何个人在知道假冒商标的情形下，故意或试图贩卖假冒他人商标之商品或服务，可处25万美元以下的罚金或5年以下有期徒刑，或两者并处；如果具有上述行为者是公司或法人，可处100万美元以下的罚金。在1994年《对违法罪犯的制裁和执行法律法案》（Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994）中更是提高商标犯罪的惩罚到200万美元或10年以下监禁，或两者并处（公司或法人为500万美元）。《美国法典》第18编（Title 18 of the U.S. Code）中还规定了伪造商标罪与伪造标签、标识罪，处罚出售或提供伪造的商标、标签、标识或与伪造的商标有联系的商品或服务的行为。

中国：为制止商标侵权行为，促进商品质量的发展，我国《刑法》针对侵犯商标权行为设立了3种罪名。对他人注册商标有侵权行为的，可能构成假冒注册商标罪，当然也有可能成立伪造、擅自制造他人注册商标标示或者销售伪造、擅自制造的注册商标标示罪和销售假冒注册商标罪。以假冒注册商标罪为例，情节特别严重的，将依法判处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。

 

四、结语

我国农业机械领域目前在国内外市场都面临着激烈的竞争环境，如果出口农机企业一味只走捷径搭全球农机巨头的便车，或是忽略了对农机自主品牌优势及时申请注册商标进行保护，都会对农机出口的经济效益产生消极影响，不利于我国农机产品在国际市场保持优势并提高竞争力。在农机装备做大品牌、扩张海外市场的过程中，出口农机企业更是不应低估和忽视品牌效益以及商标侵权法律后果，只有尽早做好目标市场的商标及相关知识产权方面的布局，才能补上农机装备在国际市场品牌战中的防守漏洞。

来源：大宗瀚法，翰策律所大宗商品交易法律团队成员

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